◯事案の概要

発明された医薬品の特許を会社に帰属させるため、職務発明取扱規定の制定を予定している。社員以外に教授が関与しているが、教授にも職務発明取扱規定を制定したい。また、同法第35条第４項の「相当の利益」として、当該会社が発行するストックオプションに限定することが可能か

◯相談内容

ある製薬会社において、発明された医薬品の特許について当該会社に帰属させるため、職務発明取扱規定の制定を予定しております。

①特許法第35条（職務発明）の規定に基づき、従業者等（従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員）については、合意が可能と理解しております。

当該会社では、技術顧問として教授Aが関与しております。Aについても、職務発明と同様に、「特許を受ける権利を、その発生した時から当該使用者等に帰属させることができるか」という点を懸念しています。

この点、従業者等については、適正な手続きにより職務発明取扱規定を制定すれば問題ない。A及び業務委託により発明に関与している者については、従業者等には含まれず、会社と従業員という優越的地位による保護の必要性もない。

そのため、当事者同士で、「特許を受ける権利を、その発生した時から当該使用者等に帰属させる」旨の合意があれば良いと理解しております。

②同法第35条第４項の「相当の利益」として、当該会社が発行するストックオプションに限定することが可能か

（出願時支払金、登録時支払金、実績補償含めてオプション付与とする。）

この点、特許庁が公開している特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）において、ストックオプションの付与も該当しうる旨の記載があります。

ストックオプションの場合においては、付与の段階においては、どれくらいの報酬に相当するのかという点が不確定であり、報酬の保証がされない点が気になっておりますが、合意のもと制定されたものであれば問題ないと理解しております。

前記①、②の見解についてご意見を頂けますと幸いです。
なお、②に関連して、SOはすでに付与されており、付与段階においては「相当の利益」の代わりである旨は明確に合意できておりません。

そのため、今回、職務発明取扱規定の制定にあわせて、合意書を交わす予定です。こちらについても適否のご意見を頂けますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答